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Referencia:SP/DOCT/22226

Las “marcas”, los efectos de su registro y las prohibiciones al mismo. Comentario a la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, que estima el recurso del Consejo General de Administradores de Fincas (SP/SENT/877344)

Jurisprudencia Comentada. Diciembre 2016

Julián López Martínez. Director Técnico de Sepín Administrativo. Abogado

Antecedentes del caso
En la Sentencia 2393/2016, de 8 de noviembre (SP/SENT/877344), que sirve de motivación y pretexto al presente comentario, la Sala Tercera del Tribunal Supremo tuvo ocasión de conocer el recurso de casación interpuesto por el Consejo General de Administradores de Fincas.(CGAF, en lo sucesivo) contra la sentencia dictada en la instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se había desestimado el recurso contencioso interpuesto por dicha Corporación contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, en adelante) por la que se había concedido la marca "APAF, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS".
El alto Tribunal, estimando la casación interpuesta, anula la decisión de la OEPM y, en consecuencia, ordena la denegación de la marca.
¿En qué se basa el citado fallo? A grandes rasgos, y emplazando al lector a un estudio más detallado del texto integro de la sentencia, podemos adelantar que dos son los motivos primordiales en los que se fundamenta la decisión:
1.º La marca "APAF, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS" se compone de vocablos genéricos y sin fuerza identificadora, siendo susceptibles de hacernos creer (al "usuario medio"), erróneamente, que esa empresa (APAF) presta servicios correspondientes a la actividad profesional y colegiada de administradores de fincas y, además, que lo hace en la condición de asociación oficial de ese colectivo profesional, cualidad que realmente no ostenta.
Es decir, se trataría de una marca genérica que coincidiría con la expresión con la que habitualmente se conoce a las corporaciones de Administradores de Fincas, por lo que dicha denominación debe quedar reservada a las "asociaciones corporativas oficiales" (estatal o territoriales) que agrupen a los colegiados que ejercen la profesión de Administración de fincas.
2.º En segundo término el TS formula otra objeción a la concesión de la marca, predicable para este concreto caso: la empresa que había solicitado el registro de la marca para la clase 35 del Nomenclátor Internacional ("Clasificación de Niza"), que engloba los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial o trabajos de oficina. Sin embargo, los servicios de administración de fincas tendrían encaje en la clase 36. Por ello, y con una lógica abrumadora, el Tribunal Supremo afirma que si los servicios que realmente pretende prestar la empresa son ajenos a la administración de fincas, la denominación elegida inducía a confusión en el usuario, y si, por el contrario, sí se pretendían prestar esos servicios, se había solicitado la marca para una clase distinta a la especifica de los servicios propios de la profesión colegiada de administradores de fincas.
Realizado esta breve exposición sobre los motivos por los que resultó exitoso el recurso de casación interpuesto por el Consejo General de Administradores de Fincas y dada que la temática afecta a un ámbito del derecho, la Propiedad Industrial, en el que no muchos operadores jurídicos están acostumbrados a manejarse, efectuaremos a continuación una sucinta aproximación al Derecho de Marcas que permita, cuando menos, disponer de unas nociones esenciales sobre aquel y, lo haremos, mediante un práctico formato de preguntas y respuestas:
¿Qué es una marca?
Las marcas, junto a los nombres comerciales, son derechos de propiedad industrial que forman parte de la categoría denominada "signos distintivos".
Se entiende por marca todo signo (palabras, imágenes, letras, cifras...) susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Además de las marcas, ¿existen otros derechos de propiedad industrial?
Sí, junto a los signos distintivos, existen otras categorías de derechos de propiedad industrial susceptibles de protección, como son los diseños industriales (protegen la apariencia externa de los productos), las patentes y los modelos de utilidad (destinados a proteger invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de reproducción y/o utilización con fines industriales) y, por último, las topografías de productos semiconductores, que son la modalidad de propiedad industrial de más reciente aparición, y se refieren a los circuitos integrados electrónicos.
¿Existe alguna prohibición para el registro de marcas?
Sí, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, distingue entre prohibiciones absolutas (art. 5) y prohibiciones relativas (arts. 6 y ss.).
Entre las prohibiciones absolutas se encuentra precisamente la de que el signo "carezca de carácter distintivo", que es la que motivó que el Tribunal Supremo, en la sentencia objeto de comentario, estimara el recurso interpuesto por el CGAF y anulara la inscripción de la marca "APAF, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS".
Junto a ella, otras prohibiciones absolutas que engloba el citado artículo 5 son, por ejemplo:
– que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio (p. ej., se denegó la marca "Sancti Petri" para productos relativos al pescado: la impresión del consumidor podría ser que se trata de productos que provienen de esa zona, cuando, si dispusiera de la marca solicitada, podría incluir pescado de otra procedencia).
– que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio o,
– que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio (por ejemplo, se prohibió el registro de la marca "Melón raff" porque podía inducir a error sobre una determinada calidad, dada la semejanza con tomates raff de Almería).
Por su parte, entre las prohibiciones relativas recogidas en los artículos 6 y siguientes de la Ley de Marcas podemos citar como destacada la prohibición justificada en la coincidencia con marcas anteriores ya registradas para productos o servicios idénticos o que siendo semejantes generen riesgo de confusión en el consumidor.
Si no es obligatorio, ¿por qué registrar una marca?
La marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y, en consonancia con ello, el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en dicho tráfico económico.