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TS, Sala Primera, de lo Civil, 725/2021, de 26 de octubre. Recurso 4370/2018

Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
SP/SENT/1117724
RESUMEN

No concurre la infracción de una marca renombrada porque la conducta de la demandada constituye un uso descriptivo de la marca, amparado por el art. 37 LM, en la redacción originaria aplicable al caso. Este precepto, entre los supuestos en que una marca no permite a su titular prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, incluye cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o servicio (letra c). Bajo este supuesto debía entenderse incluido, como explicita ahora la Ley tras la reforma introducida por el Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre, el uso de la marca para "designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos". Esto es lo que habría hecho la demandada al emplear el signo ZARA para publicitar que uno de los premios del sorteo en que se participaba con la adquisición del servicio ofertado por la demandada, era una tarjeta regalo por valor de 1.000 euros de ZARA.

 Zara no puede prohibir, ex art 34 LM, el uso de su marca pues la demandada empleó el signo para publicitar que uno de los premios del sorteo en que se participaba al adquirir servicio que ofertaba, era una tarjeta regalo por 1000 euros de Zara
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Tramitación en primera instancia
1. La procuradora Silvia Vázquez Senín, en nombre y representación de la entidad Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex), interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid, contra la entidad Buongiorno Myalert S.A., para que se dictase sentencia por la que:
"Se declare que el uso realizado por la demandada Buongiorno Myalert, S.A. de la marca renombrada "ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio "Club Blinko" infringió el derecho exclusivo que Inditex, S.A. ostenta sobre dicha marca renombrada conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;
"Subsidiariamente a la anterior declaración y para el caso de que fuera desestimada la anterior pretensión se declare que el uso realizado por la demandada Buongiorno Myalert, S,A. de la marca renombrada "ZARA" como elemento clave en las promociones de su servicio "Club Blinko" constituyen actos de competencia desleal conforme con los hechos expuestos en este escrito y lo razonado en los Fundamentos de Derecho;
"Se condene a Buongiorno Myalert, S.A. a no reanudar tales actividades infractoras en el futuro; absteniéndose de utilizar en lo adelante cualquier denominación y/o marca y/o nombre comercial y/o cualquier otro signo distintivo que incluya la marca